Uso de marcas ajenas. Sentencia del Tribunal Supremo nº 94/2017

En la Sentencia del Tribunal Supremo nº 94/2017, de 15 de febrero, el alto tribunal resuelve sobre si el uso de una marca ajena como palabra clave a través de un programa publicitario en Internet supone una infracción marcaria y/o acto de competencia desleal. 

En el supuesto objeto de controversia, una empresa contrata en el servicio remunerado de refernciación "AdWords" de Google un paquete de palabras clave entre las que se incluye una marca de la empresa demandante. De esta manera, consigue captar clientes que han usado la marca de un tercero ajeno para así informarse sobre el servicio o producto. 

En este punto, el TS debe resolver sobre las siguientes cuestiones planteadas:

1. Si hay infracción de marca por el uso que se hacía, teniendo en cuenta que en la página a la que se enlazaba no se usaba esa marca ajena 
2. Si hay acto de competencia desleal por aprovechamiento de reputación ajena 

Antes de pasar a analizar las cuestiones objeto de litigio, el TS delimita las diferentes funciones de la normativa sobre marcas y la referente a la competencia desleal. Mientras la primera de ellas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho exclusivo generador de un ius prohibendi en su titular, la normativa sobre competencia desleal protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

Sin embargo cabe también establecer que la legislación sobre marcas contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

Así pues, respecto a la cuestión referente a la protección marcaria se declara que el uso publicitario a través de "AdWords" no menoscaba ninguna de las funciones de la marca. Esto es así porqué no se apreciaba la existencia de riesgos de confusión en los consumidores sobre la existencia de vínculos entre la empresa anunciante y la titular de la marca (debe recordarse que el anunciante no usaba marcas ajenas en su web).

Por otra parte, en lo relativo a la cuestión de la competencia desleal, el TS acude a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros (Asunto C-323/09). Pues bien, la línea dictada por el TJUE y seguida por el TS en este caso declara que, cuando el competidor del titular de una marca que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el objetivo de este uso es aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca. La elección de esta marca como palabra clave puede llevar a una situación en la que los consumidores, probablemente numerosos, que lleven a cabo una búsqueda en Internet de productos o servicios de tal marca con ayuda de esa palabra clave, verán aparecer en su pantalla el anuncio de ese competidor.

Ello conlleva a que los anunciantes puedan conseguir clientes cuyo origen proviene de búsquedas en Internet con términos referidos a marcas protegidas, sin que el titular de la marca haya sido compensada por ello. En estos casos, declara el TJUE y el TS, si el producto o servicio ofrecido mediante este tipo de publicidad espara ofrecer una alternativa y no una mera imitación, tal publicidad será lícita. 

En conclusión, en el supuesto planteado el TS entendió que no existió un aprovechamiento indebido, sino un ofrecimiento alternativo sin confusión marcaria para los consumidores y usuarios.